如何考量商標共存同意書的效力

來源：尚標采編    發(fā)布時間：2016-06-21 07:26:00　　瀏覽：2377

“TITANX”商標成功在華申請領土延伸保護，在商標近似判定中——

瑞典迪坦科斯引擎制冷控股公司(TITANX ENGINE COOLING HOLDING AB，下稱迪坦科斯公司)欲將其國際注冊第G1082445號“TITANX”商標在我國申請領土延伸保護，被國家工商行政管理總局商標局、商標評審委員會(下稱商評委)以該商標與他人在先確權的同名商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標為由予以駁回。隨后，迪坦科斯公司提起行政訴訟。在一審法院判決維持商評委被訴決定之后，迪坦科斯公司提起上訴。

日前，根據北京市高級人民法院作出的(2015)高行(知)終字第74號行政判決，法院認為，鑒于迪坦科斯公司與引證商標權利人簽署了《共存同意書》，引證商標權利人明確允許迪坦科斯公司使用在相關商品上的“TITANX”商標，與其使用在類似商品的引證商標共存，故迪坦科斯公司的“TITANX”商標在相關商品上的注冊已不存在障礙，應予核準注冊。據此，法院終審判決撤銷了一審判決與商評委決定，并判令商評委重新作出決定。

據了解，2014年5月28日，迪坦科斯公司與第3659580號“TITAN”商標(下稱引證商標)的權利人簽署了《共存同意書》，引證商標權利人宣稱其針對迪坦科斯公司在我國申請領土延伸保護的第G1082445號“TITANX”商標(下稱申請商標)在第7類馬達和引擎冷卻器商品上的注冊不持任何異議。

經審理，北京市高級人民法院認為，我國商標法之所以禁止在同一種或類似商品或服務上注冊相同或近似商標，其目的不僅在于避免相關公眾產生混淆誤認，同時亦在于避免在實際使用中出現(xiàn)兩個不同注冊商標專用權之間的沖突。在此情況下，考慮到注冊商標專用權所具有的私權性質，如果引證商標權利人明確認可申請商標的注冊，則亦可認為申請商標的注冊不再存在障礙。

該案中，鑒于迪坦科斯公司與引證商標權利人簽署了《共存同意書》，引證商標權利人明確允許迪坦科斯公司指定使用在第7類馬達和引擎冷卻器商品上的申請商標，與其核定使用在非陸地車輛用電動機商品的引證商標共存，故申請商標在第7類馬達和引擎冷卻器商品上的注冊已不存在障礙。

綜上，法院作出上述終審判決。

行家點評：

湯學麗 盈科(北京)律師事務所 律師：該案主要涉及商標共存協(xié)議或共存同意書對商標授權確權的影響問題。在駁回復審訴訟程序中，如果引證商標權利人出具商標共存協(xié)議或共存同意書同意申請商標注冊，該商標共存協(xié)議或共存同意書應作為審查判斷申請商標能否獲準注冊時的考量因素。我國法律及司法解釋未對商標共存協(xié)議或共存同意書的效力作出明確規(guī)定，目前實踐中主要有3種觀點：完全否定、作為參考、充分尊重。

該案中，申請商標“TITANX”完整包含了引證商標“TITAN”，兩商標近似程度較高，且指定使用的商品類似，一審法院認為引證商標權利人同意商標共存，仍會使相關消費者對商品來源產生誤認，從而對公眾利益產生影響，因此商標共存同意書不能作為申請商標可以獲得注冊的依據，據此維持了商評委被訴決定。

北京市高級人民法院則采用了“充分尊重”的觀點，充分尊重了當事人的意思自治和處分權，賦予商標共存協(xié)議以推定效力，在沒有相關證據證明必然混淆時，采信了訴訟中當事人提交的《共存同意書》，支持了商標共存的請求，據此撤銷了一審判決與商評委被訴決定，并詳細闡述了允許共存的理由：一，《共存同意書》是由與自身具有直接利益關系的在先商標權利人與在后商標申請人共同簽署的，《共存同意書》通常是排除混淆可能性的有力證據。第二，注冊商標專用權是一種民事財產權利。根據意思自治原則，除非涉及重大公共利益，商標權利人可依自己的意志對權利進行處分?！豆泊嫱鈺敷w現(xiàn)了在先商標權利人對其權利的處分。第三，我國商標法的立法目的既維護消費者的利益，又保護商標權利人的合法權益。只有在有充分證據證明《共存同意書》損害了消費者利益的情況下，才應對在先商標權利人對其權利的處分予以否定。

目前，實踐中涉及商標共存協(xié)議問題的案件越來越多，人民法院對于商標共存協(xié)議或共存同意書也不再是之前總體上的相對消極或者一概不予考慮，而更多的是尊重當事人的意思，只要沒有明顯混淆或者損害公眾利益的情形，通常是將商標共存協(xié)議或共存同意書作為根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法(下稱第二次修正的商標法)第二十八條審查判斷時的考量因素，對申請商標予以核準注冊。

姚小娟 浙江天冊律師事務所 律師：我國第二次修正的商標法第二十八條規(guī)定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，不予注冊。”該規(guī)定的立法宗旨在于，一方面保護在先商標權利人的利益，防止在同一種或類似商品或服務上出現(xiàn)相同或近似商標，避免相關公眾混淆;另一方面保護社會公眾利益，避免相同或近似商標不能被消費者區(qū)分。

商標共存協(xié)議或共存同意書，是在商標注冊程序中，在先引證商標權利人同意或允許在后相同或近似的商標在同一種或類似的商品或服務上注冊，并與在先商標共存。在先權利人的同意或允許，解決了立法需要保護的一個問題，即商標權利之間的沖突已經解除。問題在于，商標共存協(xié)議或共存同意書能否解決法律保護社會公眾利益。

商標共存協(xié)議或共存同意書，在該案之前的案例中早有出現(xiàn)，理論實務界也有討論。北京市高級人民法院法官石必勝在其《商標共存協(xié)議只作為適用商標法第二十八條考量因素——評析項目管理協(xié)會有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政案》一文中闡釋：同一種商品或服務上的相同商標，必然導致公眾混淆，應不予考慮商標共存協(xié)議;類似商品或服務上的近似商標，因標識具有差異性，判斷是否會導致公眾混淆時，應考慮商標共存協(xié)議。這一觀點，與我國現(xiàn)行商標法第五十七條關于商標侵權判斷中對混淆誤認的判斷是一致的，即商標共存協(xié)議或共存同意書是判斷相關公眾混淆誤認的要素。在“相同商標+同一種商品或服務”時，必然導致混淆，所以不需要進行混淆誤認判斷，因此不予考慮商標共同協(xié)議;而在“近似商標+類似商品或服務”及“相同商標+近似商品或服務”與“相同商標+同一種商品或服務”時，需要進行混淆判斷，應當考慮商標共存協(xié)議或共存同意書的效力。北京市高級人民法院在四川呈祥東館酒店有限公司與商評委商標駁回復審行政糾紛案中，即持與該案相同的觀點。